Dépôt de marque : les 5 décisions à prendre avant de protéger votre nom

Le dépôt de marque vous donne un droit de propriété sur un nom, un logo ou un autre signe, pour des produits et services précis, sur un territoire donné, pendant dix ans renouvelables indéfiniment. Le dépôt en lui-même est une formalité rapide, mais ce qui détermine l’efficacité de votre protection, ce sont les choix effectués en amont. Voici les cinq décisions à prendre, et les erreurs les plus fréquentes à éviter.

Avant toute chose, qu’est-ce qu’une marque ?

Une marque est un titre de propriété sur le signe que vous utilisez auprès de vos clients pour leur permettre de reconnaître vos produits ou services et de les distinguer de ceux de vos concurrents. Sans enregistrement de marque, vous utilisez un signe, mais sans disposer des droits et de la protection conférés par l’enregistrement.

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) la définit comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes (article L. 711-1 CPI).

Le droit sur la marque s’acquiert par l’enregistrement (article L. 712-1 CPI). Immatriculer votre société, réserver un nom de domaine ou exploiter une enseigne, même depuis plusieurs années, ne vous donne pas de droit de marque. Ces usages peuvent, bien entendu, constituer des droits antérieurs, mais la protection qu’ils confèrent est plus limitée et plus difficile à faire valoir.

Ce que le dépôt vous apporte

• Un monopole d’exploitation : vous seul pouvez utiliser la marque pour les produits et services désignés, ce qui vous donne ainsi le droit d’interdire à un tiers l’usage d’un signe identique, ou d’un signe similaire, lorsqu’il crée un risque de confusion dans l’esprit du public (article L. 713-2 CPI).
• Un fondement pour agir en contrefaçon : l’atteinte portée à une marque (par exemple, l’utilisation de votre marque par un concurrent) engage la responsabilité civile de son auteur (article L. 716-4 CPI).
• Un actif valorisable de l’entreprise : une marque peut être cédée, concédée en licence, apportée en capital ou donnée en garantie. Elle peut être un élément important dans la valorisation de l’entreprise, notamment lors d’une levée de fonds ou d’une cession.
• Un moyen de réagir aux dépôts ultérieurs : en tant que titulaire de marque, vous pouvez vous opposer à l’enregistrement d’une marque trop proche de la vôtre.

Le dépôt de marque n’est pas réservé aux grands groupes, aux multinationales ou aux entreprises bien établies. Une start-up, une boulangerie, un artisan, ou un commerce de proximité ont tout autant intérêt à protéger le nom sous lequel ils sont connus auprès de leurs clients.

Quand et quelles questions se poser ?

Le choix de son nom et de son éventuelle protection est un sujet à aborder dès la création de votre entreprise. Si vous pouvez choisir de ne pas déposer à ce stade, trois questions doivent déjà se poser :

• Ce nom pourra-t-il être enregistré comme marque ? Un nom qui se contente de décrire votre activité sera difficile, voire impossible, à protéger.
• Est-il disponible ? C’est la question la plus importante. Si un tiers a déjà protégé ce nom, ou un nom proche, pour des activités similaires, vous risquez de devoir en changer, parfois après avoir fait des investissements importants dans votre identité visuelle et votre communication. Cette vérification passe par une recherche d’antériorité.
• À quel moment le déposer ? Le dépôt peut attendre que le projet se précise, mais tant qu’il n’est pas fait, rien n’empêche un tiers de déposer le même nom avant vous. Une entreprise déjà active qui n’a jamais déposé a intérêt à le faire sans tarder, après avoir vérifié que personne ne l’a devancée.

La même réflexion vaut lorsque vous lancez un nouveau produit ou visez de nouveaux marchés : un nom de gamme peut justifier son propre dépôt, et la protection ne suit pas automatiquement votre développement géographique.

La durée de la protection

Une marque est protégée pendant dix ans à compter de la date de dépôt, durée renouvelable indéfiniment par périodes de dix ans. Une marque peut donc être protégée sans limite de temps, à une condition : être réellement exploitée.

Une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance, en tout ou partie (article L. 714-5 CPI).

Déposer une marque, c’est prendre cinq décisions qui détermineront l’étendue et la solidité de votre protection :

1. choisir les produits et services à protéger ;
2. vérifier que votre signe peut être enregistré ;
3. choisir la forme de votre marque ;
4. choisir le territoire de dépôt ;
5. choisir le déposant.

1. Choisir le périmètre de protection : les produits et services à protéger

En dehors du cas spécifique de la marque de renommée, une marque n’est jamais protégée « en général » : elle l’est pour les produits et services désignés dans le dépôt. Ce choix détermine l’étendue réelle de vos droits.

Le principe de spécialité

La marque ne protège votre signe que pour les produits et services désignés dans votre dépôt, et ceux qui leur sont similaires. C’est le principe de spécialité. Deux marques identiques peuvent donc légalement coexister, si elles désignent des activités sans lien, par exemple une marque de vêtements et un logiciel de comptabilité.

Rédiger le libellé : une étape souvent sous-estimée

Le libellé est la liste des produits et/ou services pour lesquels vous demandez la protection. Il s’appuie sur la classification de Nice, qui répartit les produits et services en 45 classes (1 à 34 pour les produits, 35 à 45 pour les services).

Les termes choisis doivent être suffisamment clairs et précis pour que l’on puisse déterminer l’étendue de la protection (CJUE, 19 juin 2012, IP Translator, C-307/10). Deux écueils sont à éviter :

• Un libellé trop étroit laisse sans protection des activités que vous exercerez demain. Or, une fois la demande déposée, le libellé peut être restreint, mais jamais étendu : ajouter des produits ou services suppose un nouveau dépôt.
• Un libellé trop large, qui couvre des produits que vous n’avez aucune intention de commercialiser, multiplie les risques de conflit avec des marques antérieures. Il vous expose aussi à la déchéance partielle de vos droits pour les produits et services non exploités pendant cinq ans (article L. 714-5 CPI), voire, dans certains cas, à une annulation pour dépôt de mauvaise foi : lorsque le dépôt ne correspond à aucune intention réelle d’usage et qu’il vise à porter atteinte aux intérêts de tiers, ou à obtenir un droit exclusif à d’autres fins que celles d’une marque (CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18).

La bonne méthode consiste à partir de votre activité actuelle et de ses éventuels développements réalistes à moyen terme, plutôt que de recopier un modèle ou de viser des classes entières par précaution.

2. Vérifier que votre signe peut être enregistré

Pour être valable, une marque doit notamment être distinctive, être licite, ne pas être trompeuse et être disponible. L’office qui enregistre la marque vérifie les premières conditions ; la disponibilité, elle, relève largement de votre responsabilité.

Les motifs de refus absolus : ce que l’office examine d’office

L’article L. 711-2 CPI énumère les signes qui ne peuvent pas être valablement enregistrés. Les principaux motifs de refus sont les suivants :

• L’absence de caractère distinctif : le signe se contente de décrire le produit ou l’une de ses caractéristiques (par exemple « torréfié » pour du café), il est devenu usuel dans le secteur, ou il est trop banal pour identifier une entreprise, comme une formule promotionnelle générique. Le caractère distinctif s’apprécie toujours au regard des produits et services visés : un terme descriptif pour un produit peut être parfaitement distinctif pour un autre.
• Le caractère trompeur : le signe induit le public en erreur sur la nature, la qualité ou la provenance du produit.
• La contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ainsi que certains signes dont l’usage est interdit ou réglementé, comme les emblèmes d’États ou d’organisations internationales.

Les motifs de refus relatifs : les droits antérieurs des tiers

Une marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs (article L. 711-3 CPI).

Ces droits antérieurs comprennent évidemment les marques antérieures déjà déposées : les marques portant sur un signe identique pour des produits ou services identiques, mais aussi les marques portant sur un signe similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe un risque de confusion.

Par ailleurs, sont aussi des droits antérieurs les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes ou noms de domaine, ou encore des droits d’auteur, les dessins et modèles ou les droits de la personnalité.

Avant de déposer, il est donc essentiel de vérifier que le signe que vous envisagez d’utiliser est disponible.

Souvent, les dirigeants font une recherche de leur signe dans la base de l’INPI, qui les rassure à tort, puisqu’ils passent à côté à la fois des marques similaires, que ce soit visuellement, phonétiquement ou intellectuellement, mais aussi des autres droits antérieurs qui pourraient leur être opposés.

Déterminer si un signe proche crée réellement un risque de confusion est la partie la plus délicate de l’exercice, qui nécessite une analyse approfondie, et fait l’objet d’un article dédié à la recherche d’antériorité.

Contrairement à d’autres pays, l’office des marques français, l’INPI, ne vérifie pas ces droits antérieurs de sa propre initiative. Ce sont donc les titulaires de ces droits antérieurs qui peuvent former opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publication de votre demande de marque française (article L. 712-4 CPI) ; ce délai est de trois mois pour une demande de marque de l’Union européenne devant l’EUIPO (article 46 du règlement (UE) 2017/1001).

Point essentiel : même après l’enregistrement, votre marque peut encore être contestée par un tiers par le biais d’une action en nullité. Son exploitation est également susceptible de donner lieu à une action en contrefaçon. Marque enregistrée ne veut donc pas dire marque inattaquable.

Effectuer une recherche d’antériorité en amont vous permet donc d’identifier dès le début si un signe peut être utilisé pour votre activité, et prendre le cas échéant les mesures nécessaires en amont : changer de signe, tenter de négocier un accord de coexistence avec le titulaire des droits antérieurs bloquants ou de racheter ses droits, et à tout le moins s’engager dans l’exploitation et le dépôt en connaissance des risques.

3. Choisir sous quelle forme déposer votre marque : nom, logo ou autre signe ?

Dans la grande majorité des cas, le choix se fait entre une marque verbale, qui protège le nom seul, et une marque semi-figurative, qui protège le nom dans sa présentation graphique ou associé à un logo.

Marque verbale ou semi-figurative ?

La marque verbale protège un mot ou une suite de mots, caractères, chiffres …, sans typographie, couleur ou mise en forme quelconque. C’est la protection la plus large sur le nom, et qui vous protège malgré les évolutions de votre identité visuelle : un changement de logo n’impose pas un nouveau dépôt pour continuer à bénéficier de la protection.

La marque semi-figurative protège une combinaison d’éléments verbaux et graphiques telle qu’elle a été déposée. Elle est utile lorsque le nom seul est faible, car proche du descriptif ou d’un signe concurrent, l’élément graphique pouvant apporter le caractère différentiant. Elle est également utile pour protéger les aspects graphiques spécifiques qui participent à votre identité visuelle. Mais la protection porte alors en grande partie sur ce graphisme, et un concurrent pourra plus facilement utiliser un signe similaire sous une autre forme.

Il existe aussi la marque figurative, qui protège un logo qui ne comporte aucun élément verbal.

Une stratégie courante consiste à déposer en priorité la marque verbale, puis faire un dépôt distinct pour le logo, une fois celui-ci stabilisé et s’il joue un rôle important dans votre communication.

A noter : il faut sécuriser les droits sur votre logo avant de le déposer ou de l’exploiter

Un logo est en principe une œuvre, protégée par le droit d’auteur. Payer un graphiste freelance pour sa prestation ne vous donne pas automatiquement les droits sur le logo qu’il a créé pour vous : l’existence d’un contrat de commande n’emporte pas cession des droits d’auteur (article L. 111-1, alinéa 3, CPI). Le même principe vaut pour un logo conçu par un salarié, en dehors du cas particulier des logiciels.

Le dépôt d’un logo sur lequel vous ne détenez pas les droits expose votre marque à une action en nullité fondée sur le droit d’auteur antérieur de son créateur (article L. 711-3 CPI), et son exploitation à une action en contrefaçon.

La solution est simple, si elle est anticipée : un contrat de cession de droits d’auteur écrit, qui énumère les droits cédés, leur étendue et leur destination (dont le dépôt et l’exploitation à titre de marque), ainsi que le territoire et la durée.

Si votre logo a été généré avec un outil d’intelligence artificielle, pensez aussi à vérifier les conditions d’utilisation de l’outil.

Les autres types de marques

Le droit des marques permet désormais aussi l’enregistrement de signes moins classiques : marques sonores (un jingle), de forme ou tridimensionnelles (la forme d’un flacon), de couleur, de motif, de position, de mouvement, hologramme ou multimédia.

Elles sont souvent plus difficiles à faire enregistrer, car le public ne les perçoit pas spontanément comme l’indication d’une origine commerciale, et l’enregistrement peut nécessiter de démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage. Pour protéger l’apparence d’un produit, un dépôt de dessins et modèles est d’ailleurs souvent plus adapté.

Marques collectives et marques de garantie

Deux autres catégories de marques existent, qui répondent à des besoins particuliers.

La marque collective est déposée par un groupement, comme une association ou une organisation professionnelle, pour être utilisée par ses membres selon un règlement d’usage (articles L. 715-6 et suivants CPI).

La marque de garantie certifie que des produits ou services présentent certaines caractéristiques, telles que matière, mode de fabrication ou qualité (articles L. 715-1 et suivants CPI). Son titulaire ne peut pas fournir lui-même les produits ou services qu’il certifie. Pour la plupart des entreprises, la question se pose plutôt en tant qu’utilisateur d’un label existant qu’en tant que déposant.

4. Choisir le territoire de dépôt : France, Union européenne ou international ?

La protection est territoriale : une marque déposée en France ne vous protège qu’en France. Trois voies principales s’offrent à vous :

• La marque française, déposée auprès de l’INPI, protège le territoire français. C’est souvent le point de départ d’une entreprise dont le marché est d’abord national.
• La marque de l’Union européenne, déposée auprès de l’EUIPO, protège en un seul enregistrement les 27 États membres. Ce titre unique est aussi plus exposé : une marque antérieure dans un seul État membre peut suffire à faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque demandée pour l’ensemble de l’Union.
• L’enregistrement international, via le système de Madrid administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), permet de désigner, à partir d’une marque française ou européenne, les pays qui vous intéressent parmi les membres du système. Il produit un ensemble de protections nationales, chaque pays examinant la demande selon ses propres règles.

Un outil permet d’étaler l’effort : le droit de priorité. Pendant six mois à compter de votre premier dépôt, vous pouvez étendre votre protection à l’étranger en conservant la date de ce premier dépôt. Vous pouvez ainsi commencer par la France, puis décider d’une extension, sans perdre votre antériorité face à un dépôt intervenu entre-temps.

Pour choisir, raisonnez à partir des pays où vous vendez, de ceux où vous prévoyez de vendre à court ou moyen terme, et de ceux où vos produits sont fabriqués.

5. Choisir le déposant : dirigeant, société ou société en formation ?

La marque appartient à celui au nom duquel elle est déposée. Pour une marque destinée à l’activité d’une société, le titulaire le plus cohérent est en général la société elle-même, mais trois options existent, chacune avec ses conséquences.

Au nom de la société

C’est la solution la plus lisible lorsque la société existe déjà. La marque figure à son actif, la société peut agir directement en cas d’atteinte, et la marque la suit en cas de levée de fonds ou de cession. Investisseurs et acquéreurs sont d’ailleurs très vigilants sur ce point.

Au nom du dirigeant

Déposer à titre personnel est possible et peut répondre à une stratégie réfléchie, par exemple conserver la marque hors de la société et la lui concéder en licence. Mais ce choix doit être fait en connaissance de cause, et non par défaut. La société dépend alors d’un contrat de licence qu’il faut rédiger, et les incidences fiscales et patrimoniales de chaque option méritent d’être examinées. Mais pour une société avec un associé unique, cela peut souvent être une option intéressante.

En revanche, en cas de transmission d’entreprise ou d’entrée au capital, la situation se complique. Transférer la marque à la société a posteriori suppose une cession écrite, à peine de nullité (article L. 714-1 CPI), qui doit ensuite être inscrite au Registre national des marques pour être opposable aux tiers (article L. 714-7 CPI).

De plus, la cession doit se faire avec une contrepartie, généralement un prix, alors que la marque aura, par hypothèse, acquis de la valeur au fur et à mesure de son exploitation. Plus l’exploitation a été large ou a eu lieu pendant une durée importante, plus elle aura de la valeur.

Au nom d’une société en formation

Si votre société n’est pas encore immatriculée, vous n’êtes pas obligé d’attendre : la marque peut être déposée par une personne physique agissant au nom et pour le compte de la société en formation.

Attention toutefois : le transfert à la société n’est pas automatique. Une fois immatriculée, la société doit reprendre ce dépôt : état des actes annexé aux statuts, mandat donné à un associé ou au dirigeant, ou décision des associés après l’immatriculation (article L. 210-6 et articles R. 210-5 et R. 210-6 du Code de commerce). Il faut ensuite faire inscrire cette reprise au Registre national des marques. Tant que ces démarches ne sont pas faites, la marque reste au nom de la personne qui l’a déposée, ce qui peut notamment compliquer toute action contre un contrefacteur.

Cas pratique : deux associés, un café et un logo

Deux associés lancent une activité de torréfaction de café de spécialité, avec une boutique en ligne et un comptoir de dégustation à Marseille. Leur société n’est pas encore immatriculée, un graphiste freelance leur a livré un logo, et ils envisagent d’étendre les ventes à l’Espagne et au Portugal l’année suivante. Voici comment se présentent leurs cinq décisions :

• Les produits et services à protéger : ils visent le café et les grains de café torréfiés (classe 30), ainsi que les services de bar et de café (classe 43). Comme ils prévoient de lancer une gamme d’accessoires dans les trois ans, ils ajoutent également les tasses et cafetières (classe 21).
• Le nom : la recherche d’antériorité fait apparaître une marque proche, déposée pour du thé. Le café et le thé étant des produits similaires, le risque de conflit est réel : les associés font évoluer leur nom avant d’imprimer leurs premiers emballages, d’enregistrer le nom de domaine et de commander leur enseigne.
• La forme : le nouveau nom étant distinctif, ils font le choix d’une marque verbale pour le premier enregistrement. Ils font aussi signer au graphiste une cession de droits écrite couvrant son exploitation et son futur dépôt à titre de marque.
• Le territoire : ils décident d’abord de déposer en France où ils lancent l’activité. L’Espagne et le Portugal étant des pays de l’Union européenne, ils prévoient de déposer une marque de l’Union européenne dans les six mois en bénéficiant du délai de priorité, dès qu’ils auront généré un peu de chiffre d’affaires et avant d’y étendre leur commercialisation.
• Le déposant : le dépôt est fait au nom et pour le compte de la société en formation ; la reprise sera prévue dans les statuts, puis inscrite au registre après l’immatriculation.

Retour d’expérience — Dans les dossiers traités au cabinet, on constate que les difficultés des déposants viennent rarement du formulaire de dépôt lui-même, mais plutôt des questions laissées en suspens au moment du dépôt : une recherche d’antériorité insuffisante, un logo dont les droits n’ont jamais été cédés, un libellé recopié d’un modèle sans lien avec l’activité réelle, ou une marque déposée au nom d’un associé qui a depuis quitté le projet. Ces situations se règlent, mais toujours plus difficilement qu’au moment du dépôt.

FAQ

Peut-on déposer une marque avant de créer sa société ?

Oui. Le dépôt peut être fait par un fondateur agissant au nom et pour le compte de la société en formation. Une fois immatriculée, la société doit reprendre ce dépôt dans les formes prévues par le code de commerce, puis faire inscrire cette reprise au Registre national des marques ; à défaut, la marque reste au nom du fondateur.

Faut-il déposer le nom et le logo séparément ?

Ce n’est pas obligatoire, mais c’est souvent recommandé. La marque verbale protège le nom quelle que soit sa présentation ; la marque semi-figurative protège le nom dans sa présentation graphique.

Une marque déposée en France est-elle protégée à l’étranger ?

Non. Une marque française ne protège que la France. Pour l’étranger, il faut une marque de l’Union européenne, un enregistrement international via le système de Madrid ou des dépôts nationaux. Vous disposez de six mois après votre premier dépôt pour étendre votre protection en conservant sa date.

Comment savoir si une marque est déjà déposée ?

Les bases de l’INPI, de l’EUIPO et de l’OMPI sont consultables gratuitement en ligne. Mais un nom absent de ces bases n’est pas forcément disponible : une marque proche pour des produits similaires, une dénomination sociale ou un nom de domaine antérieurs peuvent aussi faire obstacle. Une recherche d’antériorité complète couvre ces situations.

Combien de temps faut-il pour obtenir l’enregistrement en France ?

La demande est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) environ six semaines après le dépôt, ce qui ouvre un délai d’opposition de deux mois. En l’absence d’objection de l’INPI ou d’opposition, comptez environ cinq mois entre le dépôt et l’enregistrement. La protection prend effet à la date du dépôt.

Les erreurs les plus fréquentes à éviter

• Croire qu’un nom utilisé est un nom protégé. Ni l’immatriculation de votre société, ni l’enregistrement de votre nom de domaine, ni des années d’exploitation ne vous donnent de droit de marque : seul le dépôt le fait.
• Se contenter de chercher le nom exact. Une marque proche, pour des produits ou services similaires, peut suffire à bloquer votre dépôt ou à vous obliger à changer de nom. Une recherche d’antériorité complète est indispensable.
• Déposer un logo sans en détenir les droits. Avoir payé le graphiste ne suffit pas : faites signer une cession écrite des droits d’auteur avant le dépôt.
• Recopier un libellé type. Trop étroit, il laisse vos futures activités sans protection ; trop large, il multiplie les conflits et vous expose à la déchéance. Calibrez-le sur votre activité et ses développements réalistes.
• Oublier que la protection est limitée à un territoire. Une marque française ne protège que la France. Si vous visez l’étranger, pensez au délai de priorité de six mois.
• Choisir le titulaire par défaut. Déposer au nom du dirigeant plutôt que de la société, ou oublier de faire reprendre un dépôt effectué pour une société en formation complique ensuite la gestion et la défense de la marque.

Chaque projet appelle ses propres arbitrages : le nom à retenir, le libellé à rédiger, les territoires à viser. Le cabinet peut vous accompagner à chaque étape, de la recherche d’antériorité au dépôt, puis dans la gestion et la défense de votre marque. Prenez contact pour en discuter.

Article rédigé par Alexandra LACROIX, avocate en propriété intellectuelle et droit commercial.