Recherche d’antériorité de marque : méthode et analyse des résultats avant dépôt

Une recherche d’antériorité de marque consiste à vérifier, avant d’exploiter ou de déposer un nom ou un logo en tant que marque, qu’aucun droit antérieur ne s’y oppose. Découvrez pourquoi cette étape est décisive, comment la mener et, surtout, comment interpréter ses résultats.

Pourquoi faire une recherche d’antériorité avant de déposer votre marque ?

Parce qu’un dépôt accepté par l’INPI ne signifie pas que votre marque est disponible. Il peut être contesté par le titulaire d’un droit antérieur, par exemple une marque déjà enregistrée, mais aussi une dénomination sociale, un nom commercial ou un nom de domaine.

Ce que l’INPI vérifie, et ce qu’il ne vérifie pas

Lors de l’examen de votre demande de marque, l’INPI contrôle les motifs dits « absolus » de refus, énumérés à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle (CPI) et détaillés dans l’article sur les 5 décisions à prendre avant le dépôt. Notamment, le signe ne doit pas être dépourvu de caractère distinctif ou être descriptif, ni être trompeur ou contraire à l’ordre public.

En revanche, l’INPI ne vérifie pas si une marque identique ou proche a déjà été enregistrée. Les droits antérieurs (on parle de motifs « relatifs ») ne sont donc examinés que si leur titulaire se manifeste. Il dispose pour cela d’un délai pour former une opposition, c’est-à-dire une contestation administrative de votre demande de marque, qui est de deux mois à compter de la publication de votre demande de marque pour une marque française, et de trois mois pour une marque de l’Union Européenne.

Le contrôle de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (l’EUIPO), est assez similaire, avec une différence importante : si l’EUIPO ne vérifie pas les droits antérieurs, il informe néanmoins les titulaires des marques de l’Union Européenne antérieures identifiées de la demande d’enregistrement (article 43 du règlement 2017/1001). Les titulaires bénéficient donc d’office de l’information, sans avoir besoin de faire de veille sur les dépôts, ce qui facilite d’autant plus leur action.

Les risques d’un dépôt sans recherche

Exploiter et/ou déposer sans avoir effectué de recherche d’antériorité, c’est s’exposer à plusieurs scénarios, et notamment à un litige :

• une opposition, qui peut aboutir au rejet total ou partiel de votre demande d’enregistrement de marque (article L. 712-4 CPI) ;
• une action en nullité, une marque portant atteinte à un droit antérieur pouvant être annulée même après son enregistrement (article L. 711-3 CPI) ;
• une action en contrefaçon (article L. 716-4 CPI).

Si l’antériorité est retenue, vous pourriez être contraint de changer de nom, alors que celui-ci est souvent le principal repère de vos clients. Or devoir changer oblige à tout reprendre : enseigne, nom de domaine, site internet, réseaux sociaux, référencement, étiquettes, packaging, PLV, supports imprimés… Si ce changement doit intervenir après plusieurs années, c’est la garantie d’une dépense significative, et surtout, le risque de perdre la notoriété, la reconnaissance et la confiance acquises auprès de vos clients.

C’est pourquoi il est primordial de faire une recherche d’antériorité avant tout dépôt, exploitation, et investissement dans le nom.

Comment faire une recherche d’antériorité de marque ?

Étapes préalables

Une recherche utile nécessite d’avoir préalablement tranché plusieurs points détaillés dans l’article sur les 5 décisions à prendre avant le dépôt, et en particulier d’avoir :

• défini le périmètre d’activité et choisi les produits et services à protéger : en principe, une marque n’est pas protégée dans l’absolu, mais seulement pour les produits et services désignés dans son dépôt (principe de spécialité) ;
• vérifié que le signe envisagé peut être enregistré (absence de motifs de refus absolus) ;
• choisi le territoire de dépôt : France seulement, Union Européenne, ou d’autres pays visés à court ou moyen terme.

Identification des signes à rechercher : recherche à l’identique et recherche de similarité

La recherche à l’identique consiste à vérifier qu’aucune marque strictement identique n’est enregistrée. Elle se fait gratuitement sur la base marques de l’INPI, que l’Institut présente lui-même comme un premier niveau de vérification.

Mais rechercher uniquement le nom exact que vous avez choisi ne permet pas de repérer toutes les antériorités gênantes. La loi protège le titulaire d’une marque non seulement contre les signes identiques, mais aussi contre les signes similaires, dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (article L. 711-3 CPI). Seule une recherche de similarité, qui intègre les variantes orthographiques, phonétiques et conceptuelles, permet donc de faire une véritable vérification de la disponibilité d’une marque.

Il faut donc vérifier les variantes du signe envisagé selon les trois angles d’analyse retenus par la jurisprudence :

• la ressemblance visuelle : une lettre ajoutée, retirée ou remplacée, deux lettres inversées, un mot coupé ou accolé… ;
• la ressemblance phonétique : des graphies différentes qui se prononcent de la même façon (un « Y » à la place d’un « I », « PH » à la place de « F », « K » à la place de « C », une lettre muette ajoutée) ;
• la ressemblance conceptuelle : un signe qui évoque la même idée, y compris sa traduction dans une langue comprise du public concerné, comme l’anglais.

Pour un nom composé de plusieurs éléments, la recherche se concentrera sur l’élément distinctif et dominant. Les termes génériques ou descriptifs du secteur (« bio », « tech », « lab », « studio », « maison »…) pèsent peu dans la comparaison : c’est la partie originale et arbitraire du signe qui fera la différence.

Pour un logo, les éléments figuratifs doivent également être recherchés, analysés et comparés.

Les bases de données à interroger

Plusieurs bases sont complémentaires :

• la base marques de l’INPI ;
• TMview, portail géré par l’EUIPO, qui regroupe les marques de nombreux offices, dont les marques de l’Union Européenne ;
• la Global Brand Database de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), notamment pour les enregistrements internationaux.

Ce point est souvent sous-estimé : une recherche limitée aux marques françaises est incomplète, même pour un projet purement français. En effet, les marques de l’Union Européenne et les enregistrements internationaux désignant la France ou l’Union produisent effet en France, et peuvent donc être opposés à votre dépôt et/ou exploitation.

L’INPI propose par ailleurs un service payant de recherche de similarité, réalisé par ses documentalistes. Il permet d’obtenir une liste large d’antériorités potentielles. Mais ce service se limite à un listing : il ne comporte ni analyse du risque juridique, ni recommandation sur la conduite à tenir. C’est précisément l’étape suivante, l’analyse, qui détermine si votre projet peut avancer.

Comment analyser les résultats d’une recherche d’antériorité ?

Toutes les antériorités identifiées ne sont pas bloquantes. Sauf reprise du signe à l’identique, pour des produits ou des services identiques, ou dans l’hypothèse particulière d’une marque de renommée, une antériorité ne pose problème que si elle crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

L’analyse se fait en deux temps : juridique, puis pratique.

L’analyse théorique : apprécier le risque de confusion

La Cour de justice de l’Union Européenne a posé une grille d’analyse que les juridictions et les offices appliquent au quotidien. Le risque de confusion s’apprécie globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce :

• la comparaison des signes, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en se fondant sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent, et en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95) ;
• la comparaison des produits et services, selon leur nature, destination, utilisation et complémentarité ou caractère concurrent (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97). La classe est un outil administratif, pas un critère juridique, et deux produits ou services rangés dans des classes différentes peuvent être jugés similaires ;
• l’interdépendance de ces deux critères : un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (arrêt Canon) ;
• le caractère distinctif de la marque antérieure : plus elle est distinctive, que ce soit de manière intrinsèque ou du fait de sa connaissance par le public, plus le risque de confusion est élevé (arrêts Sabel et Canon) ;
• le public concerné : le consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, dont le niveau d’attention varie selon la catégorie de produits, et qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des marques (CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97).

Deux cas échappent à cette logique. Lorsque les signes et les produits sont identiques, l’atteinte est caractérisée sans qu’il soit besoin de démontrer un risque de confusion. À l’inverse, une marque de renommée peut être opposée même pour des produits ou services différents (article L. 711-3 CPI).

L’analyse pratique : évaluer le risque réel

L’analyse juridique dit si un conflit est possible. L’analyse pratique permet d’évaluer si le conflit est probable, et quelles en seraient les conséquences pour votre projet.

Plusieurs éléments entrent alors en jeu :

• la hiérarchisation des antériorités, en croisant le degré de proximité des signes et celui des produits ou services : un signe proche dans votre cœur d’activité n’a pas le même poids qu’un signe éloigné dans un secteur voisin ;
• le statut de chaque droit : simple demande en cours d’examen, ou marque en vigueur ;
• le profil du titulaire : acteur actif sur votre marché ou non, taille de l’entreprise, existence d’actions de défense de marque par le passé (les oppositions déjà formées sont souvent visibles dans les bases) ;
• l’ancienneté de la marque antérieure et son exploitation effective : une marque non-exploitée est susceptible de faire l’objet d’une action en déchéance (voir la section suivante) ;
• votre propre calendrier, contraintes et objectifs recherchés : lancement imminent, levée de fonds, projet d’extension à l’international …

Vérifier l’exploitation réelle des antériorités gênantes

Une marque enregistrée depuis plus de cinq ans mais non exploitée est une antériorité fragile. Avant de renoncer à un nom, mieux vaut vérifier si la marque qui vous gêne est réellement utilisée.

Ce que prévoit la loi : le titulaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits (article L. 714-5 CPI).

La déchéance est la perte des droits conférés par une marque. Selon si l’absence d’usage concerne l’ensemble des produits ou services visés, ou seulement une partie de ceux-ci, la déchéance des droits sur la marque pourra être totale ou partielle.

Le défaut d’usage peut aussi être relevé en cas d’opposition, d’action en nullité ou en contrefaçon : lorsque la marque antérieure qui fonde l’action est enregistrée depuis au moins cinq ans, vous pouvez demander à son titulaire de prouver qu’il en a fait un usage sérieux, ou qu’il existait de justes motifs à l’absence d’usage.

La vérification de l’exploitation réelle de la marque antérieure passe notamment par des recherches en ligne ciblées : site internet et boutique en ligne du titulaire, présence sur les principales plateformes de vente, activité sur les réseaux sociaux, articles de presse, historique des pages archivées sur le web … La situation actuelle de la société titulaire mérite aussi d’être vérifiée (société en activité, radiée, existence d’une procédure collective…).

Deux précautions s’imposent. D’abord, l’usage s’apprécie produit par produit, service par service : une marque peut être exploitée pour certains des produits désignés, et pas pour d’autres. Ensuite, l’absence de présence en ligne ne prouve pas forcément l’absence d’usage : certaines entreprises vendent uniquement en boutique, à des professionnels ou à l’export. Ces recherches donnent des indices sérieux, mais pas de certitude.

Par ailleurs, l’ordre des démarches est important. Un usage de la marque commencé ou repris par le titulaire dans les trois mois précédant une demande de déchéance ne fait pas obstacle à celle-ci, s’il a débuté après que le titulaire a appris qu’une telle demande pourrait être présentée (article L. 716-3 CPI). En pratique, contacter le titulaire trop tôt peut l’inciter à relancer son exploitation : la stratégie doit donc être arrêtée avant toute prise de contact.

Au-delà des marques antérieures enregistrées : les autres droits antérieurs opposables

Une marque peut aussi être bloquée ou annulée sur le fondement de droits qui ne sont pas des marques. L’article L. 711-3 CPI en donne un certain nombre d’illustrations :

• une dénomination sociale ;
• un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale ;
• une indication géographique ;
• des droits d’auteur, par exemple sur un logo ou une illustration créés par un tiers ;
• des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
• les droits de la personnalité d’un tiers, notamment son nom de famille, son pseudonyme ou son image ;
• le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, ainsi que le nom d’une entité publique.

Tous ces droits n’ouvrent pas les mêmes voies. Les dénominations sociales, noms commerciaux, enseignes, noms de domaine, indications géographiques et noms de collectivités ou d’entités publiques peuvent fonder une opposition devant l’INPI (article L. 712-4 CPI). Les droits d’auteur, les dessins et modèles et les droits de la personnalité ne figurent pas dans cette liste : ils peuvent en revanche fonder une action en nullité.

Concrètement, une recherche d’antériorité complète couvre donc aussi les registres d’entreprises, les noms de domaine enregistrés, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et, pour les projets numériques, les magasins d’applications. La condition de portée « non seulement locale » d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine demande elle-même une analyse au cas par cas : un restaurant connu dans un seul quartier n’est pas dans la même situation qu’une enseigne présente dans plusieurs régions ou vendant en ligne.

Retour d’expérience — Dans les dossiers traités au cabinet, les difficultés rencontrées par les clients ayant réalisé leurs dépôts de marque par eux-mêmes sont rarement des marques antérieures identiques, repérées dès la première recherche. Ce sont plus souvent des signes proches, déposés dans une classe voisine, ou des noms de sociétés et de sites exploités sans dépôt de marque, qui n’ont pas été identifiés faute d’une recherche d’antériorité complète.

Quelle décision prendre après une recherche d’antériorité ?

La recherche d’antériorité permet de disposer des éléments nécessaires pour aboutir à une décision et mettre en place sa stratégie : déposer en l’état, ajuster le projet (modifier le signe, restreindre la liste des produits et services visés), demander la déchéance d’une marque antérieure, approcher son titulaire pour négocier un accord, ou changer de nom.

Cas pratique — Les fondateurs d’une start-up préparent leur première levée de fonds pour un logiciel de facturation en ligne (SaaS), relevant des services de la classe 42. La recherche fait ressortir deux antériorités.

La première paraît, sur le papier, la plus menaçante. C’est une marque qui ne diffère du nom envisagé que d’une lettre, déposée huit ans plus tôt en classe 42 pour des services de conception et de mise à disposition de logiciels. Signes quasi identiques, services identiques ou très proches : le risque théorique est élevé. Pourtant, les vérifications en ligne ne révèlent ni site actif, ni offre commerciale, ni activité sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Cette marque paraît donc vulnérable à une action en déchéance, au moins pour les services concernés.

La seconde est moins visible, mais plus solide. C’est une marque identique, déposée trois ans plus tôt en classe 9 pour un logiciel de gestion intégré (ERP), par une société active sur le marché des outils de gestion pour PME. Ni la différence de classe, ni même le fait que la marque antérieure porte sur un produit plutôt qu’un service ne suffisent à écarter le risque. Les deux logiciels s’adressent au même public professionnel et répondent à des besoins voisins de gestion d’entreprise : une similarité des produits et services peut être retenue. Cette marque a moins de cinq ans et elle est exploitée : une action en déchéance n’est donc pas envisageable.

La stratégie se construit à partir de cette seconde antériorité, car c’est elle qui conditionne le projet. Lever la première par une action en déchéance n’aurait d’intérêt que si la seconde peut être surmontée. Trois options sont étudiées :

• modifier le signe de façon significative, sachant que l’ajout d’un terme descriptif comme « app » ou « cloud » ne suffirait pas ;
• restreindre le libellé du dépôt et proposer au titulaire de la seconde marque un accord de coexistence, qui définit les conditions dans lesquelles les deux marques peuvent cohabiter, tout en préparant une demande en déchéance contre la première ;
• changer de nom avant qu’il ne soit diffusé auprès des investisseurs et du public.

Dans tous les cas, aucun contact n’est pris avec les titulaires avant que la stratégie soit arrêtée. Le choix dépend notamment du calendrier de la levée de fonds, de l’attachement des fondateurs au nom envisagé et de la disposition du titulaire de la seconde marque à négocier.

Questions fréquentes sur la recherche d’antériorité de marque

Comment savoir si une marque est déjà déposée ?

Une première vérification gratuite peut être faite sur les bases marques de l’INPI, sur TMview, et sur la Global Brand Database. Cette recherche à l’identique ne repère toutefois pas les signes similaires, ni les droits antérieurs autres que les marques, comme les dénominations sociales ou les noms de domaine.

L’INPI vérifie-t-il qu’une marque similaire n’existe pas avant d’enregistrer ma demande ?

Non. L’INPI examine les motifs absolus de refus (caractère distinctif, caractère trompeur, ordre public…), mais ne recherche pas de lui-même les droits antérieurs. Ce sont leurs titulaires qui peuvent former opposition dans les deux mois suivant la publication de votre demande de marque, agir en nullité de votre marque enregistrée, ou vous poursuivre en contrefaçon.

Peut-on déposer une marque identique à une marque existante dans une autre classe ?

C’est souvent possible, si les produits et services sont différents et non similaires, en vertu du principe de spécialité. Mais la classe ne suffit pas à conclure : des produits et services de classes différentes peuvent être jugés similaires, et une marque renommée est protégée au-delà des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Limiter la recherche à « sa » classe est l’une des erreurs les plus fréquentes.

La recherche d’antériorité est-elle obligatoire ?

Aucun texte n’impose de réaliser une recherche d’antériorité avant un dépôt de marque. Mais le déposant supporte seul le risque d’une opposition, d’une action en nullité ou en contrefaçon : une recherche complète est le seul moyen de mesurer ce risque avant d’investir dans le nom envisagé.

Que faire si une marque proche existe mais ne semble plus exploitée ?

Une marque non-exploitée pendant cinq ans sans justes motifs encourt la déchéance. Il faut d’abord vérifier sérieusement l’absence d’usage pour les produits ou services concernés, puis choisir une stratégie (demande en déchéance, négociation, dépôt en parallèle) avant tout contact avec le titulaire.

Ce qu’il faut retenir

• L’INPI n’examine pas les droits antérieurs : c’est au déposant de vérifier la disponibilité de sa marque.
• Une recherche à l’identique ne suffit pas : seule une recherche de similarité repère les signes susceptibles de créer un risque de confusion.
• Le périmètre de la recherche quant aux produits et services, aux classes pertinentes de la classification de Nice, et au territoire conditionne la fiabilité du résultat.
• Une liste d’antériorités n’est pas une réponse : c’est l’analyse du risque, juridique puis pratique, qui permet de décider.
• Une marque de plus de cinq ans non exploitée est une antériorité fragile, mais la stratégie doit être définie avant tout contact avec son titulaire.
• Dénominations sociales, noms commerciaux, noms de domaine, droits d’auteur ou droits de la personnalité peuvent aussi faire obstacle à votre marque.

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